“拼多多”商標(biāo)無效宣告案的案例評析

近日，一份“拼多多”商標(biāo)無效宣告裁定書引起了大家的關(guān)注。在這份裁定中，上海尋夢信息技術(shù)有限公司向國家商標(biāo)局提出對第18921780號“拼多多”商標(biāo)的無效宣告請求，但是被國家商標(biāo)局多處以“申請人的該項主張缺乏足夠的事實依據(jù)”為由而裁定維持爭議商標(biāo)。

近日，一份“拼多多”商標(biāo)無效宣告裁定書引起了大家的關(guān)注。在這份裁定中，上海尋夢信息技術(shù)有限公司(即“拼多多”電商平臺所屬公司，下稱拼多多公司)向國家商標(biāo)局提出對第18921780號“拼多多”商標(biāo)(下稱爭議商標(biāo))的無效宣告請求，但是被國家商標(biāo)局多處以“申請人的該項主張缺乏足夠的事實依據(jù)”為由而裁定維持爭議商標(biāo)。

那么第18921780號被爭議商標(biāo)到底長什么樣呢?讓我們一起來看一看。

這么一看，該爭議商標(biāo)在大家眼里和“拼多多”商標(biāo)完全一致。以目前拼多多現(xiàn)在電商巨頭之一的地位來說，想要無效宣告掉一個與自己商標(biāo)完全一樣的商標(biāo)并不是一件難事，那么為何該無效宣告卻被國家商標(biāo)局以“申請人的該項主張缺乏足夠的事實依據(jù)”為由而裁定維持爭議商標(biāo)呢?接下來就讓我們仔細(xì)看下這份無效宣告裁定書。

一、案情總覽

2018年6月1日，申請人拼多多公司對第18921780號“拼多多”商標(biāo)(即上述爭議商標(biāo))提出無效宣告請求;2019年4月15日，該申請被國家商標(biāo)局審理終結(jié)，裁定維持爭議商標(biāo)注冊。

二、　案例分析

通過上述裁定書，我們可以分析出拼多多公司目前無效宣告失敗的原因：

（一）拼多多公司的引證商標(biāo)公告在后

在爭議商標(biāo)申請注冊之時，引證商標(biāo)雖已提出注冊申請，但尚未獲準(zhǔn)初步審定，故本案應(yīng)適用《商標(biāo)法》第三十一條的規(guī)定進行審理。其次，爭議商標(biāo)雖然與引證商標(biāo)在音、形、義上相似，但是商標(biāo)近似判斷還需要考慮指定使用的商品服務(wù)是否相同或類似、相關(guān)公眾的注意力以及該商標(biāo)的知名度、影響力等方面。

在本案中，爭議商標(biāo)核定使用的第31類“櫻桃”等商品與引證商標(biāo)核定使用的第31類“樹木”，不屬于類似商品。商標(biāo)局因此判斷爭議商標(biāo)并未構(gòu)成《商標(biāo)法》第三十一條的情形。

　　由此可知，即使兩個商標(biāo)在音形義上相似，但由于核定使用的商品或服務(wù)種類不相同或不相類似，也有可能各自獲準(zhǔn)注冊。對于知名企業(yè)來說，如果自己的商標(biāo)在其經(jīng)營范圍相關(guān)的商品或服務(wù)上遺漏注冊而被他人搶注，之后該企業(yè)再通過自身影響力去無效宣告他人的搶注商標(biāo)，并不一定能成功。 因此，對于知名企業(yè)來說，補全其經(jīng)營范圍相關(guān)的商品或服務(wù)的商標(biāo)注冊意義重大。

（二）爭議商標(biāo)申請注冊并未損害拼多多在先著作權(quán)

在這里，我們需要了解，我國《著作權(quán)法》所保護的作品，是指文學(xué)、藝術(shù)和科學(xué)領(lǐng)域內(nèi)具有獨創(chuàng)性 并能以某種有形形式復(fù)制 的智力成果。一般來說，少數(shù)漢字的排列組合因為缺少獨創(chuàng)性，并不能獲得我國《著作權(quán)法》的保護。結(jié)合我國《著作權(quán)法》的相關(guān)規(guī)定和本案裁定書來看，拼多多公司獲得版權(quán)保護的應(yīng)當(dāng)是“拼多多”的藝術(shù)字體形式或者設(shè)計的LOGO，其版權(quán)保護范圍并不會及于“拼多多”的普通印刷字體，例如宋體、楷書等。

實際上，我國商標(biāo)局在判斷注冊商標(biāo)是否侵犯他人在先著作權(quán)時，并不會認(rèn)為以普通印刷字體注冊的商標(biāo) 侵犯設(shè)計字體作品的版權(quán) 。正因為如此，商標(biāo)局判斷爭議商標(biāo)的申請注冊未構(gòu)成對申請人在先著作權(quán)的損害。

造成這種情況的原因，是我國《著作權(quán)法》和《商標(biāo)法》對各自客體有著不同的保護范圍。我國《著作權(quán)法》并不禁止相似作品的存在，即使是不同作者就同一題材創(chuàng)作的相似作品，只要作品的表達系獨立完成并且具有獨創(chuàng)性，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定作者各自享有獨立著作權(quán)。而我國《商標(biāo)法》對商標(biāo)的保護范圍及于相同商品或類似商品上的相同或近似商標(biāo)，對馳名商標(biāo)的保護范圍擴大到不相同和不相類似的商品上。正是由于《著作權(quán)法》和《商標(biāo)法》對各自客體采取不同的保護策略，才造成了上述情況。

但這并不意味著對作品進行版權(quán)登記毫無意義 ，上述情況只是由于個案的不適用。相反，進行作品版權(quán)登記有如下好處：

1.能幫助著作權(quán)人確定作品著作權(quán)的歸屬，避免在今后因為著作權(quán)歸屬的問題產(chǎn)生糾紛。享有著作權(quán)的重要前提之一，是必須擁有著作權(quán)，這樣才能保護作品著作權(quán)的合法權(quán)益。 

2.在發(fā)生著作權(quán)人被侵權(quán)需要證明自己的權(quán)利時，登記的事項可作為擁有著作權(quán)的初步證明。由于著作權(quán)自動產(chǎn)生的原則，為著作權(quán)人取得著作權(quán)提供了便利。 

3.在進行軟件版權(quán)交易，進行版權(quán)轉(zhuǎn)讓、許可使用等活動時，也需要《作品登記證書》作為權(quán)利證明，有利于作品，軟件的許可、轉(zhuǎn)讓，有利于軟件作品的傳播和經(jīng)濟價值的實現(xiàn)。更有利于交易的順利完成。

4.著作權(quán)登記同時還是軟件產(chǎn)品登記的前提條件，登記計算機版權(quán)有利于產(chǎn)品在我國境內(nèi)合法經(jīng)營或銷售該軟件產(chǎn)品，并可以出版發(fā)行。 

5. 可以享受國家稅收優(yōu)惠政策，是企業(yè)創(chuàng)新實力的表現(xiàn)，增強企業(yè)市場的有效競爭力。

關(guān)于域名權(quán)，商標(biāo)局認(rèn)定，拼多多公司提交的在案證據(jù)不足以證明在爭議商標(biāo)注冊申請日之前，其“pinduoduo.com”域名經(jīng)宣傳使用在“櫻桃”等商品或與之類似的商品上已具有一定知名度，且爭議商標(biāo)與申請人的域名存在一定差異。

造成這種情況的原因可能是拼多多公司在日常生產(chǎn)營銷過程中并沒有把“pinduoduo.com”的域名與“拼多多”商標(biāo)聯(lián)系起來使用，從而使得“pinduoduo.com”的域名不具有對特定商品指向性。因此，商標(biāo)局判斷爭議商標(biāo)的申請注冊未構(gòu)成對申請人在先域名權(quán)的損害。

從這點我們可以獲得警醒，對于一些線上企業(yè)或者有線上產(chǎn)品布局的企業(yè)來說，在日常的生產(chǎn)經(jīng)營過程中一定要注意將域名與自己的商標(biāo)結(jié)合起來使用，使自己的域名與自己的品牌具有唯一指向性。例如，京東商城就十分注重將域名與自己的品牌上結(jié)合起來使用，在京東的網(wǎng)站上以及京東派送的商品上會大量出現(xiàn)京東的域名與商標(biāo)，從而使得“JD.com”與自己商標(biāo)具有唯一指向性，完善了自己的知識產(chǎn)權(quán)布局。

（四）拼多多公司主張被申請人屬于《商標(biāo)法》第三十二條“以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”不成立

《商標(biāo)法》第三十二條的使用有一定的條件，即未注冊商標(biāo)須先于搶注商標(biāo)在相同或類似商品上使用，且需要具有一定知名度。

　　本案中，拼多多公司提交的證據(jù)所指向的服務(wù)領(lǐng)域為“為商品和服務(wù)的買賣雙方提供在線市場”，與搶注商標(biāo)核定使用的商品服務(wù)并不相同或類似，其所提交證據(jù)并不足以證明其訴求。

（五）拼多多公司認(rèn)為被申請人違反了《商標(biāo)法》第十五條第二款的規(guī)定不成立

在這里，我們先了解一下《商標(biāo)法》第十五條第二款的規(guī)定：“就同一種商品或者類似商品申請注冊的商標(biāo)與他人在先使用的未注冊商標(biāo)相同或者近似，申請人與該他人具有前款規(guī)定以外的合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系或者其他關(guān)系而明知他人商標(biāo)存在，該他人提出異議的，不予注冊”。

關(guān)于本條第二款的適用條件，《商標(biāo)法釋義》作出了如下解釋：

1.申請人就同一種商品或者類似商品上申請注冊的商標(biāo)與他人在先使用的未注冊商標(biāo)相同或者近似;

2.申請人與該他人具有合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系或者其他關(guān)系而明知該他人商標(biāo)存在。

至于上述適用條件（2）中提及的“其他關(guān)系”，在2017年《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)規(guī)定》中有著更進一步的明確解釋 ：“以下情形可以認(rèn)定為商標(biāo)法第十五條第二款中規(guī)定的‘其他關(guān)系 ’：

(1)商標(biāo)申請人與在先使用人之間具有親屬關(guān)系;

(2)商標(biāo)申請人與在先使用人之間具有勞動關(guān)系;

(3)商標(biāo)申請人與在先使用人營業(yè)地址鄰近;

(4)商標(biāo)申請人與在先使用人曾就達成代理、代表關(guān)系進行過磋商，但未形成代理、代表關(guān)系;

(5)商標(biāo)申請人與在先使用人曾就達成合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系進行過磋商，但未達成合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系。

回歸本案，拼多多公司所提交的證據(jù)不足以證明被申請人與申請人之間存在《商標(biāo)法》第十五條第二款所指的合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系或者其他關(guān)系，故商標(biāo)局判定不構(gòu)成《商標(biāo)法》第十五條第二款所規(guī)定之情形。

三

案件思考

回顧整個裁定書，相較于法理，拼多多公司被裁定為“無效理由不成立”似乎更多是因為證據(jù)準(zhǔn)備不足。在裁定書中也可以發(fā)現(xiàn)，“申請人提交的證據(jù)不足以證明”這段文字多處出現(xiàn)。這也給我們帶來了一些啟示：

首先，在進行商標(biāo)無效宣告申請時，大量提交多而雜的證據(jù)并不一定有效，準(zhǔn)確而簡練的證據(jù)往往能一擊制勝。

其次，對于企業(yè)來說，商標(biāo)的保護不僅僅限于《商標(biāo)法》，對版權(quán)、域名的保護同樣可以加強對商標(biāo)的保護。

最后，如果企業(yè)想要以后做大做強，盡量在一開始就完善自己的商標(biāo)布局，在日后的使用中也要注意宣傳和推廣，尤其在本次《商標(biāo)法》修改多次強調(diào)“商標(biāo)實際使用”的情況下，商標(biāo)使用日益重要。否則便可能會出現(xiàn)“拼多多”無效宣告失敗的情況。

不過該裁定書并不代表拼多多公司的徹底失敗，拼多多公司是否會向北京知識產(chǎn)權(quán)法院起訴，還須等待后續(xù)進展。

四

筆者建議

通過對“拼多多”商標(biāo)無效宣告案裁定書的研究，針對裁定書中拼多多公司的一些問題，筆者給出如下建議：

(一)拼多多公司可以提交在爭議商標(biāo)申請前，自己已經(jīng)在“櫻桃”等商品上進行使用的證據(jù)。例如爭議商標(biāo)申請前拼多多公司銷售帶有“拼多多”商標(biāo)的櫻桃等商品的文件，以此證明自己的商標(biāo)在先使用。同時，提交拼多多公司在被申請人所在地進行廣告宣傳、商品交易的證據(jù)，用以證明被申請人明知“拼多多”商標(biāo)而搶先注冊。

(二)拼多多公司可以提交在爭議商標(biāo)申請日前，其在“pinduoduo.com”上“櫻桃”等商品的銷售情況。例如“櫻桃”商品銷售量、銷售地區(qū)、銷售金額、用戶數(shù)量等，用以證明其域名已經(jīng)與“拼多多”和“櫻桃”等商品具有一定程度的關(guān)聯(lián)性。

(三)根據(jù)《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)規(guī)定》第十六條第二款對“申請人與該他人具有合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系或者其他關(guān)系而明知該他人商標(biāo)存在”的解釋來看，商標(biāo)申請人與在先使用人營業(yè)地址鄰近也可以認(rèn)為存在其他關(guān)系。通過商標(biāo)局官網(wǎng)檢索，第18921780號“拼多多”商標(biāo)的申請人伏柯營業(yè)地址主要位于四川省，因此拼多多公司可以提交爭議商標(biāo)申請前其在四川省各市進行經(jīng)營銷售的相關(guān)文件，用以證明其與被申請人之間存在“其他關(guān)系”。

五

結(jié)語

通過對上述裁定書的研究分析，我們可以看到商標(biāo)無效宣告的復(fù)雜性。在商標(biāo)無效宣告過程中，大公司、知名企業(yè)并不一定意味著成功，其無效宣告申請必須有堅實、有效的證據(jù)基礎(chǔ)，否則便可能會像拼多多公司一樣無效宣告失敗。這便告訴我們，企業(yè)的商標(biāo)布局必須扎實而全面，莫待亡羊再補牢。

來源： IPRdaily

作者： 殷蔚 彭斌慧 鄭汝俊 安徽君威知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司

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