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必看!美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)基礎(chǔ)介紹

日期:2019-06-05 10:08:11      點(diǎn)擊:

所謂美國(guó)商標(biāo)的申請(qǐng)基礎(chǔ),是指已向美國(guó)專利商標(biāo)局提交注冊(cè)申請(qǐng)的商標(biāo)所采用的美國(guó)商標(biāo)法中規(guī)定的提交申請(qǐng)的法律“基礎(chǔ)”。一件美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中必須有一個(gè)或多個(gè)申請(qǐng)基礎(chǔ)。美國(guó)商標(biāo)法中規(guī)定的商標(biāo)申請(qǐng)基礎(chǔ)共有四種,具體如下。想了解更多商標(biāo)注冊(cè)知識(shí),或是其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面的問題,歡迎關(guān)注知春路知識(shí)產(chǎn)權(quán)注冊(cè)商標(biāo)流程及費(fèi)用我們有問必答!

1、實(shí)際使用(Use in commerce basis):根據(jù)美國(guó)商標(biāo)法第1條a款[Section 1(a)]的規(guī)定,即申請(qǐng)商標(biāo)在提交申請(qǐng)日期前已經(jīng)在美國(guó)實(shí)際投入商業(yè)使用。

商標(biāo)使用,主要是指帶有該商標(biāo)的產(chǎn)品已經(jīng)在美國(guó)市場(chǎng)上銷售、服務(wù)已經(jīng)在美國(guó)本土開展或者在美國(guó)媒體上做了宣傳廣告。如果以實(shí)際使用為基礎(chǔ)提交美國(guó)申請(qǐng),需要申請(qǐng)人提供:1)商標(biāo)投入商業(yè)使用的證據(jù)(如至少提供一張帶有商標(biāo)圖樣的產(chǎn)品照片或服務(wù)宣傳冊(cè)等),2)在美國(guó)和世界其他國(guó)家/地區(qū)首次使用該商標(biāo)的日期(需精確到年月),3)商標(biāo)已經(jīng)投入商業(yè)使用的宣誓或聲明。

2、意向使用(Intent-to-use basis):根據(jù)美國(guó)商標(biāo)法第1條b款[Section 1(b)]的規(guī)定,即申請(qǐng)商標(biāo)在提交申請(qǐng)時(shí)尚未在美國(guó)實(shí)際投入商業(yè)使用,但是申請(qǐng)人有將商標(biāo)在美國(guó)進(jìn)行商業(yè)使用的真實(shí)意圖(Bona Fide)。

由于“意向使用”基礎(chǔ)是一種可以被接受的“申請(qǐng)基礎(chǔ)filing basis”,但是并非商標(biāo)的“注冊(cè)基礎(chǔ)registrationbasis”,其須通過及時(shí)提交使用證據(jù)或宣誓將“提交基礎(chǔ)”改為“注冊(cè)基礎(chǔ)”,才能最終被核準(zhǔn)注冊(cè)。提交使用證據(jù),通常是在商標(biāo)通過審查后,自下發(fā)準(zhǔn)予注冊(cè)通知(Notice of Allowance)之日起的最多三年內(nèi)提交。否則,該商標(biāo)申請(qǐng)將被視為放棄。

3、國(guó)外注冊(cè)(Foreign registration basis):根據(jù)美國(guó)商標(biāo)法第44條e款[Section 44(e)]的規(guī)定,申請(qǐng)人在其原屬國(guó)有一件在相同商品/服務(wù)項(xiàng)目上在先相同注冊(cè)商標(biāo)。以國(guó)外注冊(cè)為基礎(chǔ)提交美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng),需要滿足以下幾點(diǎn)要求:

(1)原屬國(guó)國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)商標(biāo)注冊(cè)證復(fù)印件、掃描件或商標(biāo)注冊(cè)機(jī)關(guān)出具的注冊(cè)證明等注冊(cè)證明文件,且文件在美國(guó)專利商標(biāo)局基于該原屬國(guó)國(guó)內(nèi)注冊(cè)證件下發(fā)注冊(cè)證時(shí)有效。

(2)擬在美國(guó)申請(qǐng)保護(hù)的商品/服務(wù)范圍不能超出原屬國(guó)國(guó)內(nèi)商標(biāo)注冊(cè)的商品/服務(wù)范圍;

(3)原屬國(guó)國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)商標(biāo)注冊(cè)證明文件的英文翻譯(若原文件非英文);

(4)申請(qǐng)人將商標(biāo)投入商業(yè)使用的真實(shí)意圖和自申請(qǐng)之日起將商標(biāo)投入使用的真實(shí)意圖的宣誓或聲明。

4、國(guó)外申請(qǐng)(Foreign application basis):根據(jù)美國(guó)商標(biāo)法第44條d款[Section 44(d)]的規(guī)定,申請(qǐng)人在其原屬國(guó)在相同商品/服務(wù)項(xiàng)目上有一件在先相同商標(biāo)申請(qǐng),且申請(qǐng)日是在美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)日的6個(gè)月以內(nèi)。該種申請(qǐng)基礎(chǔ)也稱為“國(guó)外優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)(foreign priority basis)”?;谠摲N申請(qǐng)基礎(chǔ)提交,則原屬國(guó)必須是美國(guó)也加入的一個(gè)有享受優(yōu)先權(quán)規(guī)定的國(guó)際性公約或條約的成員國(guó),或向美國(guó)提供優(yōu)先權(quán)互惠國(guó)待遇的國(guó)家。

在一件美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)中,若可以滿足多個(gè)申請(qǐng)基礎(chǔ)的要求,則可以同時(shí)主張多個(gè)申請(qǐng)基礎(chǔ)。但是,在同一件申請(qǐng)的相同商品/服務(wù)項(xiàng)目上,不能同時(shí)主張所述實(shí)際使用和意圖使用兩種申請(qǐng)基礎(chǔ)。一件商標(biāo)除了有一件可以被官方接受的申請(qǐng)基礎(chǔ)(filing basis)外,還必須有一件注冊(cè)基礎(chǔ)(registration basis),才能最終取得注冊(cè),這也是美國(guó)使用在先原則制度的核心所在。

注冊(cè)基礎(chǔ)共有兩種,即上述實(shí)際使用和國(guó)外注冊(cè)。若申請(qǐng)的時(shí)候采用的是意向使用或國(guó)外申請(qǐng),則在商標(biāo)正式被核準(zhǔn)注冊(cè)授權(quán)之前需提供所述一種或兩種注冊(cè)基礎(chǔ),即將商標(biāo)的申請(qǐng)基礎(chǔ)轉(zhuǎn)化成注冊(cè)基礎(chǔ)后才能被正式核準(zhǔn)注冊(cè)。

對(duì)于多類別的同一件商標(biāo)申請(qǐng)(一標(biāo)多類申請(qǐng)),不同的類別可以選擇不同的申請(qǐng)基礎(chǔ),同一個(gè)類別商品/服務(wù),也可以選擇不同的申請(qǐng)基礎(chǔ)。若在同一件商標(biāo)申請(qǐng)中聲明多種申請(qǐng)基礎(chǔ),則需要在申請(qǐng)中明確說明,并將聲明不同申請(qǐng)基礎(chǔ)的商品或類別明確區(qū)分。另外,若同一件申請(qǐng)中主張多個(gè)申請(qǐng)基礎(chǔ),則還須明確聲明是部分商品還是全部商品主張多個(gè)申請(qǐng)基礎(chǔ)。在商標(biāo)正式核準(zhǔn)注冊(cè)前,根據(jù)情況或需要可將申請(qǐng)基礎(chǔ)轉(zhuǎn)化成另外一種基礎(chǔ)。

另外,由于美國(guó)是《商標(biāo)國(guó)際注冊(cè)馬德里協(xié)定有關(guān)議定書》成員國(guó),還可以通過馬德里國(guó)際注冊(cè)指定美國(guó)的方式在美國(guó)進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè)和保護(hù),即馬德里注冊(cè)領(lǐng)土延伸到美國(guó),本次不再詳細(xì)介紹。但是,需要注意的一點(diǎn),馬德里指定美國(guó)注冊(cè)的申請(qǐng)方式是與單一美國(guó)申請(qǐng)的方式彼此獨(dú)立,沒有關(guān)系,不能互相轉(zhuǎn)化。

美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)的方式選擇

遞交使用證據(jù)是許多中國(guó)企業(yè)在申請(qǐng)美國(guó)商標(biāo)時(shí)非常關(guān)注且左右為難的問題。很多申請(qǐng)人在申請(qǐng)美國(guó)商標(biāo)時(shí)都會(huì)采用“實(shí)際使用”、“意圖使用”的基礎(chǔ)在美國(guó)提交單一商標(biāo)申請(qǐng),但實(shí)際上只有很少的一部分商標(biāo)真正在美國(guó)投入實(shí)際商業(yè)使用,這樣做的風(fēng)險(xiǎn)在于非常容易被他人基于未實(shí)際使用或遞交了虛假使用聲明而撤銷。如情況嚴(yán)重的還有可能被罰款或拘禁。

綜合考慮,如申請(qǐng)人只是為以后進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)做鋪墊,建議通過馬德里途徑進(jìn)行美國(guó)商標(biāo)注冊(cè),或如果商標(biāo)在國(guó)內(nèi)已經(jīng)注冊(cè)成功,也可以基于國(guó)內(nèi)商標(biāo)注冊(cè)在美國(guó)提交申請(qǐng)。對(duì)于已經(jīng)在美國(guó)開展業(yè)務(wù)的申請(qǐng)人,則建議通過單一申請(qǐng)的方式快速獲得商標(biāo)注冊(cè)。

美國(guó)審查意見通知

提起美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng),除了申請(qǐng)基礎(chǔ)問題外,不可避免的一個(gè)問題就是美國(guó)的審查意見通知,比如:商品審查意見通知,使用證據(jù)審查意見通知,商標(biāo)描述審查意見,商標(biāo)申請(qǐng)基礎(chǔ)審查意見通知等。本次筆者也順便簡(jiǎn)單談一下與主題相關(guān)的一種常見的審查意見通知,即商品審查意見通知。

美國(guó)雖然是尼斯協(xié)定成員國(guó),但是不完全采用尼斯分類,也沒有類似國(guó)內(nèi)這樣完全固定成文的分類表,僅有官網(wǎng)上公布的主要供參考的可以接受的商品服務(wù)分類表述,部分也主要是起指導(dǎo)作用;原則上只要商品和服務(wù)的表述足夠具體,可以被審查員理解,就可以被接受。根據(jù)審查實(shí)踐和代理經(jīng)驗(yàn),有些官網(wǎng)上公布的可以被接受的商品和服務(wù)表述在審查的時(shí)候也會(huì)被美國(guó)審查員下發(fā)審查意見通知,要求修改或進(jìn)一步細(xì)化。

美國(guó)審查員有較大的自由裁量權(quán),下發(fā)審查意見也較為隨意,他們將審查意見視為一種與申請(qǐng)人溝通的方式。在他們下發(fā)審查意見后,申請(qǐng)人可作為平等的一方與之闡述自己的觀點(diǎn)。如果申請(qǐng)人的意見有道理,他們是很樂意撤回其審查意見通知的。另外,經(jīng)過與審查員溝通后,也可能會(huì)得到一個(gè)更為滿意、更符合申請(qǐng)人要求的商品或服務(wù)表述,因此下發(fā)審查意見也不完全是一件壞事。

鑒于美國(guó)這種有別于世界絕大多數(shù)國(guó)家/地區(qū)的獨(dú)特商品/服務(wù)分類制度,對(duì)于市場(chǎng)上新推出的尼斯分類表中還沒有的非規(guī)范商品/服務(wù),都可以先在美國(guó)嘗試提交申請(qǐng),以先在美國(guó)取得保護(hù),然后逐步在其他嚴(yán)格采用尼斯分類的國(guó)家/地區(qū)取得保護(hù),這也不失為一種充分有效合理利用美國(guó)獨(dú)特的商品/服務(wù)分類制度以占得商業(yè)先機(jī)的好方法。

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