一、案例
一審:(2017)京73行初8531號(hào)
二審:(2018)京行終2661號(hào)
二、基本案情
訴爭商標(biāo)系第3968902號(hào)“華山論劍”商標(biāo),于2004年3月22日向國家工商行政管理總局商標(biāo)局(簡稱商標(biāo)局)提出注冊(cè)申請(qǐng),核定使用在第41類“教育;安排和組織會(huì)議;收費(fèi)圖書館;書籍出版;節(jié)目制作;文娛活動(dòng);俱樂部服務(wù)(娛樂或教育);健身俱樂部;動(dòng)物園;經(jīng)營彩票”服務(wù)上,商標(biāo)權(quán)專用期限至2027年1月6日,現(xiàn)商標(biāo)權(quán)人為華山論劍公司。
2016年11月16日,商標(biāo)局決定訴爭商標(biāo)予以撤銷。華山論劍公司不服第Y9617號(hào)決定書,于2016年12月29日向國家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)(簡稱商標(biāo)評(píng)審委員會(huì))提起復(fù)審。2017年9月21日,商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)作出復(fù)審決定,認(rèn)定:華山論劍公司提交的相關(guān)商標(biāo)許可合同僅能證明訴爭商標(biāo)許可授權(quán)情況,不能證明訴爭商標(biāo)的實(shí)際使用情況,相關(guān)圖片及名片均為自制證據(jù),無形成時(shí)間,在沒有其他有效證據(jù)作證的情況下,難以認(rèn)定訴爭商標(biāo)的實(shí)際使用情況。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)決定:訴爭商標(biāo)予以撤銷。
華山論劍公司不服商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)的決定向法院起訴,兩審法院均認(rèn)為訴爭商標(biāo)未進(jìn)行實(shí)際使用而駁回其訴訟請(qǐng)求。
三、爭議焦點(diǎn)
訴爭商標(biāo)在核定使用的商品上在指定期間是否進(jìn)行了真實(shí)、合法、有效的使用。
四、法院觀點(diǎn)
一審法院認(rèn)為,華山論劍公司在行政階段提交的證據(jù)3中其與陜西祖華就業(yè)指導(dǎo)咨詢服務(wù)有限公司簽訂的商標(biāo)許可使用合同因存在多份復(fù)印件授權(quán)代表手簽姓名不統(tǒng)一的情況,故對(duì)其真實(shí)性不予認(rèn)可。商標(biāo)使用的照片、華山論劍公司的辦公場所和名片使用“華山論劍”的照片均為自制證據(jù),真實(shí)性和產(chǎn)生時(shí)間無法確認(rèn);證據(jù)3中的祖華教育網(wǎng)站使用“華山論劍”商標(biāo)的截圖不能顯示網(wǎng)址及形成時(shí)間,真實(shí)性和產(chǎn)生時(shí)間亦無法確認(rèn),上述證據(jù)均不能證明訴爭商標(biāo)在指定期間內(nèi)在教育等服務(wù)上有實(shí)際使用。另外,證據(jù)1中華山論劍公司與西安市戶外運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)簽訂的商標(biāo)許可使用合同、證據(jù)2中華山論劍公司與陜西淵博文化傳播有限公司簽訂的商標(biāo)許可使用合同均沒有其他有效證據(jù)予以佐證,不能證明上述合同已經(jīng)實(shí)際履行以及訴爭商標(biāo)在指定期間內(nèi)在教育等服務(wù)上進(jìn)入了商品流通領(lǐng)域。
二審法院認(rèn)為,商標(biāo)的使用是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上,或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中,用于識(shí)別商品來源的行為。即使華山論劍公司提交的商標(biāo)許可使用合同屬實(shí),商標(biāo)許可使用合同也只能體現(xiàn)當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)實(shí)施的行為,而不能證明當(dāng)事人確實(shí)依據(jù)合同約定實(shí)施了該行為。華山論劍公司提交的其他證據(jù)均無法體現(xiàn)形成時(shí)間,不足以證明訴爭商標(biāo)在指定期間內(nèi)在核定使用的服務(wù)上進(jìn)行了真實(shí)、合法、有效的使用。
五、律師視角
1.何謂非商標(biāo)意義上的使用?
(1)商標(biāo)注冊(cè)信息的公布或者商標(biāo)注冊(cè)人關(guān)于對(duì)其注冊(cè)商標(biāo)享有專用權(quán)的聲明;
(2)未在公開的商業(yè)領(lǐng)域使用;
(3)僅作為贈(zèng)品使用;
(4)僅以維持商標(biāo)注冊(cè)為目的的象征性使用。
2.可證明商標(biāo)實(shí)際使用的證據(jù)
(1)采取直接貼附、刻印、烙印或者編織等方式將商標(biāo)附著在商品、商品包裝、容器、標(biāo)簽等上,或者使用在商品附加標(biāo)牌、產(chǎn)品說明書、介紹手冊(cè)、價(jià)目表等上;
(2)商標(biāo)使用在與商品銷售有聯(lián)系的交易文書上,包括使用在商品銷售合同、發(fā)票、票據(jù)、收據(jù)、商品進(jìn)出口檢驗(yàn)檢疫證明、報(bào)關(guān)單據(jù)等上;
(3)商標(biāo)使用在廣播、電視等媒體上,或者在公開發(fā)行的出版物中發(fā)布,以及以廣告牌、郵寄廣告或者其他廣告方式為商標(biāo)或者使用商標(biāo)的商品進(jìn)行的廣告宣傳;
(4)商標(biāo)在展覽會(huì)、博覽會(huì)上使用,包括在展覽會(huì)、博覽會(huì)上提供的使用該商標(biāo)的印刷品以及其他資料;
(5)其他符合法律規(guī)定的商標(biāo)使用形式。
3.商標(biāo)不使用的期限計(jì)算
商標(biāo)連續(xù)三年不使用則可由申請(qǐng)人提起由商標(biāo)局依職權(quán)予以撤銷,對(duì)于三年的時(shí)間起算點(diǎn)到底是以注冊(cè)之日起正推3年還是自申請(qǐng)人提出撤銷申請(qǐng)之日向前推算三年?我國商標(biāo)局的做法采用后者,既便于實(shí)踐的操作,又更符合立法本意。
4.注冊(cè)商標(biāo)許可他人或轉(zhuǎn)讓行為是否為使用?
對(duì)于注冊(cè)商標(biāo)后許可他人使用的行為是否屬于商標(biāo)使用,審判實(shí)踐中的判定不一存在許可使用合同或者備案為準(zhǔn),而是更加關(guān)注被許可人在該有效合同期間內(nèi)的使用行為是否是實(shí)際使用,若僅有許可使用合同作為使用商標(biāo)的抗辯,法院不予采納。簡而言之,如果只是單純的轉(zhuǎn)讓或者許可,則其實(shí)際上只是“象征性使用”,其并不具有使用商標(biāo)的真實(shí)意圖,更不能發(fā)揮商標(biāo)標(biāo)識(shí)商品或者服務(wù)來源的基本功能,因此這種行為就是不能夠認(rèn)定為商標(biāo)使用的。
5.“實(shí)際使用”是否需要具備“使用意圖”?
商標(biāo)使用者只有具有真實(shí)的使用意圖,將商標(biāo)不斷的用于商業(yè)活動(dòng)中時(shí),其商標(biāo)才可以逐漸的與其商品或者服務(wù)建立起一種一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系,公眾也就可以通過商標(biāo)來判別商品或者服務(wù)的來源。相反,如果使用者并沒有真實(shí)使用商標(biāo)的意圖,那么這種無意圖的使用行為就只是一種為了規(guī)避商標(biāo)監(jiān)管的“象征性使用”,從商標(biāo)法的立法總之上來看是為了促進(jìn)商標(biāo)的有效使用和管理秩序,避免資源的浪費(fèi)和無效占有,因此沒有“使用意圖”的“使用”行為會(huì)被法院判定沒有進(jìn)行商標(biāo)使用。
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