美國聯(lián)邦巡回法院今年11月初裁定認(rèn)可商標(biāo)審判和上訴委員會(下稱TTAB)的判決,認(rèn)為足球教練大衛(wèi)·科普蘭-史密斯申請的商標(biāo)BEAST MODE SOCCER(即野獸模式足球),用于T恤衫和足球與前美國橄欖球聯(lián)盟(下稱NFL)后衛(wèi)馬肖·林奇擁有的注冊商標(biāo)BEAST MODE混淆近似。
科普蘭-史密斯是一位足球教練。早在2011年,他就開始使用“BEAST MODE”作為商標(biāo)運用于足球訓(xùn)練。同時,科普蘭-史密斯開始使用同一商標(biāo)銷售T恤衫和足球??破仗m-史密斯提交了兩個商標(biāo)申請,一個指定“足球領(lǐng)域的教練服務(wù);在足球領(lǐng)域提供小組教練和學(xué)習(xí)論壇”,這個申請在2012年成功注冊。第二個申請指定“T恤”和“球”,這個申請是此次上訴的焦點所在。在這兩個申請中,科普蘭-史密斯都放棄了對“SOCCER”這個詞的專有使用權(quán)。
美國專利商標(biāo)局(下稱USPTO)拒絕了科普蘭-史密斯的T恤衫和球的申請,理由是有可能與馬肖·林奇擁有商標(biāo)BEAST MODE的兩項注冊,指定“T恤”和“男裝、女裝和兒童服裝,即襯衫、運動衫;頭飾,即帽子,帽子”混淆近似。USPTO認(rèn)為,因為“商標(biāo)幾乎完全一致”,所以它們混淆近似。
申請人答辯說, BEAST MODE商標(biāo)薄弱,因為存在多個第三方使用和注冊的商標(biāo),這些第三方商標(biāo)含有BEAST MODE字樣。申請人認(rèn)為,鑒于“BEAST MODE”一詞在市場上被廣泛使用,他商標(biāo)中附加的“SOCCER”一詞應(yīng)該將他的商標(biāo)與在先注冊商標(biāo)區(qū)分開來。審查員沒有被說服,仍然拒絕注冊,并指出第三方的使用和登記“一般不用于服裝或體育用品和設(shè)備”,因此沒有表明在先的注冊商標(biāo)對這些用途而言很薄弱。TTAB認(rèn)定USPTO拒絕注冊判斷正確。
TTAB考慮并權(quán)衡了七個判斷混淆近似因素相關(guān)的證據(jù),即商標(biāo)在外觀、聲音、內(nèi)涵、商業(yè)印象上的相似性或不同度,商品服務(wù)的不同和性質(zhì);現(xiàn)有并可能繼續(xù)的貿(mào)易渠道的相似性或不同;銷售條件及買方;類似商品使用的類似商標(biāo)的數(shù)量和性質(zhì);任何實際混淆的性質(zhì)和范圍;和在未發(fā)現(xiàn)實際混淆證據(jù)的情況下同時使用的時間長度和條件。申請人僅僅就因素1(商標(biāo)在外觀、聲音、內(nèi)涵、商業(yè)印象上的相似性或不同度)和因素6(即類似商品使用的類似商標(biāo)的數(shù)量和性質(zhì))進(jìn)行了上訴。對于因素1,申請人認(rèn)為,TTAB錯誤地認(rèn)定,他的BEAST MODE SOCCER商標(biāo)在聲音、意義、外觀和商業(yè)印象上與馬肖·林奇的BEAST MODE標(biāo)志相似,主要是因為馬肖·林奇的商標(biāo)與足球無關(guān)。對于因素6,申請人認(rèn)為,TTAB在審查證據(jù)時,對于認(rèn)定馬肖·林奇的商標(biāo)顯著弱方面犯了錯誤。
對于因素1,即商標(biāo)在其整體中的相似性或不同性,TTAB認(rèn)定這些商標(biāo)混淆相似,申請人的商標(biāo)包含了注冊商標(biāo) BEAST MODE 的全部內(nèi)容,并增加了只有普通含義的單詞“足球/SOCCER”。法院同意TTAB的認(rèn)定,即當(dāng)一個共享商標(biāo),加了一個通用單詞時,雙方共享的商標(biāo)將占主導(dǎo)地位,該通用詞與共享主導(dǎo)性商標(biāo)相形見絀。此外,法院認(rèn)定,TTAB正確地認(rèn)定了,馬肖·林奇的商標(biāo)不一定與美式橄欖球有關(guān),因為馬肖·林奇的商標(biāo)注冊并不限于美式橄欖球主題的服裝,并且其銷售服裝的貿(mào)易渠道與銷售足球渠道有重疊。
至于因素6,即類似商品使用的類似商標(biāo)的數(shù)量和性質(zhì),申請人根據(jù)第三方商標(biāo)的用途和注冊情況辯稱,馬肖·林奇的商標(biāo)薄弱,只有權(quán)得到有限的保護(hù)。根據(jù)www.urbandictionary.com網(wǎng)站的定義,申請人斷言,“BEAST MODE/野獸模式”一詞是美國俚語中一個眾所周知的短語,指的是運動或運動中的高努力或精力。申請人還提交了市場上 31 個第三方使用、3 個第三方注冊和 15 個包含詞語“BEAST MODE”的第三方申請的證據(jù)。法院認(rèn)為,TTAB對第三方使用的證據(jù)進(jìn)行了適當(dāng)考慮,并正確地認(rèn)定,大部分證據(jù)與爭議和注冊商標(biāo)的相關(guān)使用領(lǐng)域相差太遠(yuǎn),例如計算機軟件、飲食和營養(yǎng)補充劑,啤酒,廣告和營銷咨詢,和娛樂在健身領(lǐng)域。因此,法院認(rèn)定,TTAB對于在注冊BEAST MODE商標(biāo)使用于T恤和其他服裝上沒有薄弱問題上這一判斷是正確的。
法院最后判定,除了一個杜邦因素外,所有因素都偏向于混淆近似的可能,因此,科普蘭-史密斯的BEAST MODE SOCCER商標(biāo)若指定T恤衫和足球若極有可能會與馬肖·林奇的“BEAST MODE”注冊商標(biāo),指定T恤衫和其他服裝商品造成混淆。因此,法院判決該商標(biāo)申請應(yīng)該被拒絕。(吳茵飛 布萊特·海夫納)
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